融泰知新 | 由典型案例来看未注册驰名商标该如何保护

商标作为一种能够快速识别商品或服务来源的标识，在生活中潜移默化地影响着人们对商品或服务的选择。我国《商标法》明确了商标权注册取得制度，但未注册的商标同样是重要的商标类型，对商标权益的保护并不仅限于核准注册的商标，但对于未注册商标的保护问题在司法实践中一直属于颇有争议的难题。

融泰律所推荐山东省高级人民法院发布的2021年山东法院十大知识产权案件中“万象城”商标侵权案，融泰律所郑欣律师基于该案的裁判要旨，探讨对未注册驰名商标的保护问题。

【基本信息】

一审案号：(2020)鲁02民初517号

一审法院：山东省青岛市中级人民法院

二审案号：（2021）鲁民终977号

二审法院：山东省高级人民法院

【案情简介】

华润公司依法享有“万象城”“themiXc萬象城”“華潤萬象城”注册商标专用权，其于2019年发现华都公司开发建设的“祥隆万象城”楼盘，在营销中心指示牌、小区大门、营销中心、小区内的客户服务中心等处突出使用的标识，涉嫌侵犯其商标专用权，遂诉至人民法院，认为其使用的“祥隆万象城”虽然为注册商标，但在注册时构成对未注册驰名商标的侵害，具有主观恶意，应当停止使用。

一审法院判决认定，华都公司在“祥隆万象城”楼盘项目中使用“万象城”标识的行为，侵犯了华润公司的部分注册商标专用权，判决华都公司停止突出使用“万象城”标识的侵权行为，赔偿华润公司经济损失及合理开支共计57.2万元，在《齐鲁晚报》刊登声明消除影响。

二审法院改判认定，华润公司的涉案“万象城”“themiXc萬象城”构成未注册驰名商标，祥隆公司在注册“祥隆万象城”商标时具有主观恶意，其许可华都公司在涉案楼盘上使用的“祥隆万象城”商标包含了上述驰名商标中的主要识别部分“万象城”文字，容易导致相关公众产生涉案楼盘项目系华润深圳公司开发或与华润深圳公司具有特定联系的混淆误认，侵害了涉案“万象城”“themiXc萬象城”商标权。因此，华都公司依法应当停止使用涉案“祥隆万象城”商标，并改判华都公司赔偿华润公司经济损失及合理开支共计307.2万元。

【裁判要旨】

本案中，华都公司使用的“祥隆万象城”系其获得合法授权的注册商标标识，对于华都公司使用“祥隆万象城”商标的行为是否侵害华润公司的涉案“万象城”“themiXc萬象城”商标权，华都公司应否停止使用“祥隆万象城”商标的问题，二审法院认为：认定华都公司能否使用“祥隆万象城”商标，应当认定华润深圳公司的涉案“万象城”“themiXc萬象城”商标在“祥隆万象城”商标申请注册前是否已构成未注册驰名商标，以及祥隆公司在申请商标注册时是否具有恶意。

一、华润公司涉案“万象城”商标在2013年4月之前是否构成未注册驰名商标

二审法院从三个方面，综合华润公司提交的证据及法院查明的事实，进行分析：第一，相关公众对涉案“万象城”商标的知晓程度，涉案“万象城”商标自2002年就被广泛使用，并获得多项荣誉称号。第二，涉案商标实际使用及持续宣传的时间、程度和地理范围。涉案“万象城”“themiXc萬象城”商标自2002年就被广泛使用，华润集团及其下属公司对上述商标及万象城项目进行了广泛且持续的宣传，投入了大量的资金。第三，涉案商标作为驰名商标受保护的记录。

在祥隆公司“祥隆万象城”商标申请注册前，华润深圳公司的涉案“万象城”商标已经持续使用达十余年，且经过华润集团及其下属公司的大力宣传推广，已经在房地产行业具有较高的知名度和影响力，为相关公众广为知晓，应当认定为在不动产管理、不动产出租、商品房销售服务上构成未注册驰名商标。

二、祥隆公司在申请注册“祥隆万象城”商标时是否具有恶意

二审法院认为，涉案“万象城”商标在祥隆公司申请商标注册前，已经在房地产行业具有极高的知名度和影响力，构成未注册驰名商标，祥隆公司作为房地产行业的同业经营者，理应知晓涉案“万象城”商标的知名度，却仍在相同服务上申请注册“祥隆万象城”商标，且并无正当理由，明显具有攀附涉案“万象城”商标的知名度的主观意图,再结合“祥隆万象城”商标注册后，华都公司经祥隆公司授权许可，实际使用“祥隆万象城”商标时并未规范使用，而是在涉案楼盘及宣传中突出使用了“万象城”标识，而祥隆公司作为商标权利人对此并未予以制止的客观事实，可以认定祥隆公司系恶意注册“祥隆万象城”商标。

郑欣律师北京市融泰律师事务所

北京市律师协会著作权法律专业委员会委员，荣获“2019年度海淀区优秀律师”荣誉。

【理论延伸】

驰名商标经过长期的使用或者经过使用者长期努力的推广宣传，在相关市场中享有较高的知名度和辨识度，凝聚了更高程度的商业信誉和商业价值，为了防止他人恶意“搭便车”的行为，需要法律对于驰名商标提供特殊保护，本案涉及了未注册驰名商标与在后注册商标的冲突问题，二审法院的判决给与了恶意抢注他人在先使用商标的行为以负面评价，一定程度上向相关经营者厘清了未注册驰名商标的保护问题。

驰名商标的认定，需要在个案中由权利人申请后进行审查认定，而不能“一劳永逸”，同时我国《商标法》也明确规定，“驰名商标”的字样是不能直接用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中的。驰名商标的认定作为一项事实认定，是判断该商标是否能获得《商标法》第十三条所赋予的特别保护的前提条件之一，法律再此的被动保护，也只是最低层面的保护。

1.驰名商标认定的原则

根据《驰名商标认定和保护规定》第四条，驰名商标认定要遵循个案认定、被动保护的原则。《商标法》第十四条第二款规定，在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中，当事人依据《商标法》第十三条规定主张权利的，商标局根据审查、处理案件的需要，可以对商标驰名情况作出认定。

2.驰名商标认定的条件

《商标法》第十三条规定，为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。第十四条规定，驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素：（一）相关公众对该商标的知晓程度；（二）该商标使用的持续时间；（三）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（四）该商标作为驰名商标受保护的记录；（五）该商标驰名的其他因素。

前述规定当中的“相关公众”，包括与使用商标所标示的某类商品或者服务有关的消费者，生产前述商品或者提供服务的其他经营者，以及经销渠道中所涉及的销售者和相关人员等。对于相关公众的范围本身，法律并没有作特别具体的列举或规定。

虽然驰名商标遵循“个案认定”的原则，但某一商标如果存在作为驰名商标受保护的记录，那么相应的材料也是可以作为同一商标在后续案件中证明影响力的证据，用于进行个案认定的考量的。

3.申请驰名商标认定，如何提交证据材料？

根据《驰名商标认定和保护规定》第九条规定，以下材料可以作为证明认定驰名商标的证据材料：（一）证明相关公众对该商标知晓程度的材料。（二）证明该商标使用持续时间的材料，如该商标使用、注册的历史和范围的材料。该商标为未注册商标的，应当提供证明其使用持续时间不少于五年的材料。该商标为注册商标的，应当提供证明其注册时间不少于三年或者持续使用时间不少于五年的材料。（三）证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的材料，如近三年广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等材料。（四）证明该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的材料。（五）证明该商标驰名的其他证据材料，如使用该商标的主要商品在近三年的销售收入、市场占有率、净利润、纳税额、销售区域等材料。前款所称“三年”、“五年”，是指被提出异议的商标注册申请日期、被提出无效宣告请求的商标注册申请日期之前的三年、五年，以及在查处商标违法案件中提出驰名商标保护请求日期之前的三年、五年。

本文中的理论延伸仅为作者个人观点，不代表律所立场